RED BULL VS. THE BULLDOG: ALS EEN STIER OP EEN RODE LAP

Sinds jaar en dag heeft Amsterdam op het Leidseplein een coffeeshop met de naam The Bulldog. De naamsbekendheid van The Bulldog is van internationale aard en de coffeeshop staat in menig reisgids.

The Bulldog besloot in 2000 onderstaand beeld/woordmerk te registreren in de Benelux:

 Dit werd onder meer geregistreerd voor energie-bevorderende niet-alcoholische dranken.

Daartegen kwam Red Bull in 2003 in actie. The Bulldog werd gedagvaard want het bovenstaande merk zou verwarring veroorzaken aldus Red Bull.

De Rechtbank Amsterdam wees de vorderingen van Red Bull af. Volgens de Rechtbank was er geen, althans onvoldoende overeenstemming met het merk van Red Bull (onderstaand merk is de afbeelding die werd ingeroepen door Red Bull).

Red Bull ging als een spreekwoordelijke stier op de rode lap in appel bij het Gerechtshof Amsterdam. Het Hof gaf Red Bull deels gelijk in 2006 en oordeelde dat er wèl overeenstemming is tussen merk en teken. Volgens het Hof Amsterdam was daarvoor steun te vinden in het door Red Bull in het geding gebrachte marktonderzoek. Dat marktonderzoek betrof vooral een onderzoek onder consumenten naar de auditieve gelijkenissen. Het marktonderzoek zei niets over eventuele visuele of begripsmatige gelijkenissen of verschillen.

The Bulldog laat niet los

The Bulldog deed zijn naam eer aan. Als een spreekwoordelijk bijtertje hield de The Bulldog vast aan de overtuiging gelijk te hebben. The Bulldog ging in cassatie bij de Hoge Raad. Volgens The Bulldog ging het Hof voorbij aan het verweer dat het Red Bull merk was vervallen. Ook was The Bulldog van mening dat het Hof onvoldoende was ingegaan op het argument van The Bulldog dat het onderscheidend vermogen van het element ‘bull’ in Red Bull was verwaterd. De Amsterdamse coffeeshop was van mening dat het teken ‘bull’ geen rol zou mogen spelen bij de vraag of de beide tekens overeenstemmen en dat daar derhalve geen beroep op kon worden gedaan. Het Hof Amsterdam verwierp het beroep van The Bulldog op het hebben van een “geldige reden” om het teken te gebruiken. Ook hierover klaagde The Bulldog in cassatie bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad stelde in 2012 een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de EU (Hof EU) over de uitleg van een bepaling in de Merkenrichtlijn, die ook is terug te vinden in het Benelux- Verdrag. Deze bepaling omschrijft een uitzondering waarin de houder van een bekend merk (in casu Red Bull) onder bepaalde omstandigheden heeft te tolereren dat een derde gebruik maakt van een teken dat overeenstemt met het bekende merk. Dat dient de houder van het bekende merk te accepteren als de derde (lees: in casu The Bulldog) een geldige reden heeft voor dat gebruik.

Aan het Hof EU de eer duidelijkheid te verschaffen. Wat bedoeld werd met ‘geldige reden’ was jarenlang onduidelijk. Dat zou bijvoorbeeld te goeder trouw gebruik van een teken als onderdeel van een handelsnaam kunnen betreffen.

De vraag is door het Hof EU beantwoord met enkele wedervragen. Eerst dient te worden vastgesteld dat het teken is gebruikt vóórdat het merk werd gedeponeerd. Ten tweede dient te worden bepaald of het gebruik ervan voor dezelfde waren, gebruik te goeder trouw is. Als aan die voorwaarden is voldaan, komt de nationale rechter pas toe aan het vaststellen of sprake is van een geldige reden.

Bij de beantwoording van de vraag of de merkhouder het gebruik door die derde (hier ‘The Bulldog’) dient te tolereren dient de nationale rechter rekening te houden met de volgende drie factoren:

• de inburgering en de reputatie van het teken (The Bulldog) bij het relevante publiek;
• de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken (The Bulldog) oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk (Red Bull) is ingeschreven, gerelateerd zijn, en
• de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken (The Bulldog) dat overeenstemt met dat merk (Red Bull).

De zaak ging terug naar de nationale rechter. In 2015 verwees de Hoge Raad de zaak terug naar het Hof te Den Haag. Medio maart 2017 kwam het verlossende woord van Hof Den Haag. Lang verhaal kort? De Amsterdamse Rechtbank had het van meet af aan goed beoordeeld.

Verlossende woord

Aan de vraag of The Bulldog een geldige reden had om het teken te gebruiken kwam Hof Den Haag niet eens toe. Het Hof Den Haag oordeelde namelijk dat er merkenrechtelijk geen overeenstemming was tussen teken en merk. Derhalve was er geen inbreuk en hoefde de vraag omtrent de geldige reden in tweede instantie niet meer te worden beantwoord.

Samengevat: er was geen sprake van inbreuk. Waar het Hof Amsterdam eerder oordeelde dat sprake was van inbreuk op grond van de auditieve gelijkenissen zoals bleek uit het marktonderzoek, deelde het Hof Den Haag die mening niet. Slechts de auditieve (“klinkt als”) toets was onderzocht, en de visuele en begripsmatige verschillen (tussen een stier en een hond) waren niet in de beoordeling betrokken. Hof Den Haag achtte de auditieve overeenstemming te beperkt om van merkenrechtelijke overeenstemming te spreken. De logo’s wijken af, en de betekenis van Bull versus Bulldog is dermate verschillend dat alleen de auditieve gelijkenis te beperkt is om te spreken van merkenrechtelijke overeenstemming.

Uiteindelijk moet de stier toch door het stof en naar de matador. The Bulldog beet door. Het woord/beeldmerk The Bulldog wijkt dusdanig af zo oordeelde het Hof, dat geen sprake is van overeenstemming met het Red Bull-merk.

Voor merkjuristen is het interessant omdat het begrip ‘geldige reden’ door het Hof EU is uitgediept, voor de beslechting van dit geschil was het maar een zijdelings aspect dat uiteindelijk geen rol speelde bij de beslissing van het Hof Den Haag in haar arrest van 14 maart 2017.

De aanhouder won, in dit geval The Bulldog. Het is hopen dat het Formule 1 team van Red Bull meer succes behaalt in 2017.